Revista publicada por la Asociación Mexicana de Ventanas y Cerramientos, A.C.
[  Consultoría Empresarial ]
 
Recientes reformas a la ley de la propiedad industrial

Los derechos de Propiedad Industrial han llegado a convertirse en uno de los principales activos de cualquier empresa; activos intangibles que hoy en día resultan fundamentales para el desarrollo habitual de cualquier negocio o industria, por lo que las empresas han tomado consciencia de ello; implementando estrategias de protección y conservación de los mismos, dando certeza jurídica a sus activos, negocios e inversiones. En fechas recientes fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, diversas reformas y adiciones a la Ley de la Propiedad Industrial, relacionadas con las Invenciones, Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas, así como para los Signos Distintivos. Esta reforma a la Ley especial es la mas importante y medular que se ha realizado en los últimos años. En virtud de lo anterior, es importante tener en cuenta dichas reformas para lograr la protección y conservación de los derechos de Propiedad Industrial de las empresas. A continuación, mediante una exposición breve se precisan algunos de los tópicos más relevantes sobre los cuales versan las reformas y adiciones realizadas a la citada ley, mismos que se desarrollan en los siguientes puntos:

REFORMAS EN MATERIA DE INVENCIONES
Esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha del día 13 de marzo de 2018, entrando en vigor a partir del 27 de abril de 2018.

DISEÑOS INDUSTRIALES
En este rubro, se adicionaron nuevos conceptos como diseñador, creación independiente y grado significativo, mismos que encuentran relación directa con el requisito de novedad para el registro de diseños industriales, así como con el grado de participación en la creación de nuevos diseños. Adicionalmente, hubo una modificación considerable de la vigencia de esta figura; a partir de ahora, la vigencia de los diseños industriales será de 5 años, renovables por periodos iguales hasta por un máximo de 25 años, cuando anteriormente solo eran 15 años máximo.

INVENCIONES EN GENERAL
A partir de la reforma, las solicitudes que se presenten para proteger figuras modelo de utilidad y diseño industrial, serán publicadas en la Gaceta inmediatamente después de su examen de forma. Esto dará publicidad a los actos y expectativas de derechos oponibles frente a terceros, dando mayor certeza a las solicitudes presentadas. Se redujo de 6 a 2 meses el plazo concedido a terceras personas para aportar información en el procedimiento de solicitud de patente, a efecto de demostrar que la solicitud incumple con alguno de los requisitos de la Ley.

DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS
A partir de la reforma será posible solicitar la protección de Indicaciones Geográficas en México, anteriormente solo se podrían solicitar Denominaciones de Origen. Fueron agregados los requisitos de Ley para solicitar la protección de una Denominación de Origen y una Indicación Geográfica, Adicionalmente, la ley contemplará la posibilidad de presentar escrito de oposición en contra del otorgamiento de una Denominación de Origen e Indicación Geográfica. Por último, se contemplan infracciones administrativas y delitos relacionados con estas figuras. 

Nota importante: Los trámites de registro de invenciones que fueron presentados con fecha previa a la entrada en vigor de la reforma, seguirán para su tramitación bajo lo previsto en la legislación anterior. Asimismo, los registros de diseño industrial vigentes se ajustarán a lo previsto en legislación anterior, con el beneficio de que podrán ser renovadas por periodos adicionales de 5 años hasta por un máximo de 25 años.

REFORMAS EN MATERIA DE SIGNOS DISTINTIVOS

Asimismo, la reforma en materia de Signos Distintivos fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de mayo de 2018, y entró en vigor a partir del 10 de agosto de 2018.

SIGNOS DISTINTIVOS EN GENERAL
Una de las reformas más significativas en materia de signos distintivos, es la modificación al concepto genérico de “marca”, para quedar como: “todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. Derivado de lo anterior, se amplía el panorama y se abre paso al ingreso de marcas que, hasta el momento, no eran contempladas por la legislación mexicana, y que, de cierta manera, resultan innovadoras dentro de nuestro sistema marcario; es por ello que ahora se habla de permitir el ingreso de marcas “no tradicionales”, tales como:

  • SONIDOS
    Ejemplos:
    » El León de la compañía Metro Goldwin Mayer Lion.
    » El intro de Twentieth Century Fox Film Corporation.
  • OLORES
    Son pocas las marcas olfativas que se encuentran registradas; dos de los mejores ejemplos son los siguientes, mismas que se encuentran registradas ante la oficina de marcas de Reino Unido:
    » Olor de fragancia floral aplicado a neumáticos de la empresa Sumitomo Rubber, Co. En clase 12 internacional (Registro 2001416).
    » Dardos que despiden aroma a cerveza de la empresa Unicorn Products Limited, en clase 28 internacional (Registro 2000234).
  • SIGNOS HOLOGRÁFICOS
    Un holograma es una fotografía obtenida por holografía. La holografía es una técnica avanzada de fotografía, que consiste en crear imágenes que tienen un aspecto tridimensional. Para obtener este efecto se utiliza un rayo láser, que graba microscópicamente una película fotosensible. Ésta, al recibir la luz desde la perspectiva adecuada, proyecta una imagen en tres dimensiones.
  • MARCAS DE IMAGEN COMERCIAL o trade dress
    Dentro de esta protección se contempla el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que, al combinarse, distinga productos o servicios en el mercado; es una figura que en otras legislaciones se conoce como trade dress.
  • MARCAS DE CERTIFICACIÓN (comúnmente conocidos como sellos de garantía)
    Se adicionan disposiciones para el registro de “marcas de certificación”, como signos que deben distinguir produc-tos y servicios con ciertas cualidades y/o reglas de uso establecidas, mismas que han sido certificadas por su titular.
  • DE LA DISTINTIVIDAD ADQUIRIDA (secondary meaning)
    Con la reforma se prevé el registro de marcas que hayan adquirido un carácter distintivo derivado de su uso; por ejemplo, marcas que inicialmente pudieran ser rechazas por ser descriptivas, pero que han logrado posicionarse y ser acreedoras de cierto reconocimiento. Cabe resaltar que para aprobar marcas de esta naturaleza se deben cumplir cabalmente los siguientes criterios:
    » Forma e intensidad del uso del signo
    » Forma e intensidad del uso del signo
    » Publicidad del signo
    » Percepción del signo por parte de los consumidores.

MALA FE COMO NUEVO IMPEDIMENTO PARA EL REGISTRO DE MARCAS Este impedimento se configurará cuando el registro se solicite de manera contraria a los buenos usos, costumbres y prácticas en el sistema de Propiedad Industrial, el comercio o la industria, o bien se pretenda obtener un beneficio indebido en perjuicio de su legítimo titular.
“Acto deshonesto que no cumple con las normas de una conducta comercialmente aceptable”.

CONVENIOS DE COEXISTENCIA
Se establece la posibilidad de exhibir convenios de coexistencia o cartas consentimiento, a efecto de permitir la coexistencia de una marca similar en grado de confusión a otra ya registrada, para distinguir productos o servicios idénticos.

OBLIGACIÓN DE DECLARAR EL USO REAL Y EFECTIVO DE LA MARCA
Es importante recalcar que, a partir de esta reforma, declarar el uso real y efectivo de una marca en el mercado será de carácter obligatorio. Dicho trámite deberá ser presentado por el titular de la marca durante los tres meses posteriores a partir del tercer año de haberse otorgado el registro de marca. Resulta trascendente destacar que, de no realizar el trámite en mención, el registro marcario caducará de pleno derecho sin necesidad de que, al efecto, haya una declaración administrativa; a continuación, se transcribe el artículo que marca esta disposición:
“Artículo 128: El titular de una marca deberá declarar ante el Instituto, acompañando el pago de la tarifa corres-pondiente el uso real y efectivo de la marca. Dicha declaración se deberá presentar durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro. Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho…”
En consideración a lo anterior, deviene pertinente resaltar que es muy importante utilizar la marca para los productos y/o servicios para los cuales fue registrada, así como tener pruebas que acrediten su uso real y efectivo, tales como: facturas, medios publicitarios (internet, redes socia-les, revistas, catálogos, etc.), visita a los establecimientos de las cuales se puedan certificar ante un notario, entre otras.

LITIGIO O PROCEDIMIENTO DE MARCA EN GENERAL

  • SISTEMA DE OPOSICIÓN DE MARCAS
    El sistema actual de oposiciones a la concesión de signos distintivos se modifica, para quedar de la siguiente manera:
  1. Recibida la solicitud de registro, el Instituto procederá a su publicación en la Gaceta, a más tardar en los 10 días siguientes a su recepción, y efectuará el examen de forma correspondiente.
  2. Publicada que sea la solicitud en la Gaceta, el Instituto otorgará un plazo improrrogable de un mes para que cualquier tercero que considere tener interés, se oponga a la solicitud de registro que ha sido publicada; oposición que deberá presentarse por escrito y ser acompañada de las pruebas y el pago de derechos correspondiente.
  3. En caso de que exista escrito de oposición, transcurrido el plazo de un mes, vía Gaceta de oposiciones recibidas, se notificará al solicitante y se le otorgará un mes, con carácter de irrevocable, a efecto de que manifieste lo que a su derecho corresponda en relación a la oposición presentada.
  4. Transcurrido el plazo descrito en el punto anterior, y desahogadas las pruebas que al efecto se presenten, las actuaciones se pondrán a disposición de los involucrados, otorgándoles el término de dos días a efecto de que formulen escrito de alegatos, de así considerarlo pertinente.
  5. Fenecido dicho plazo, se procederá a realizar el examen de fondo teniendo en cuenta los argumentos vertidos por las partes en el procedimiento de oposición, lo que consecuentemente llevará a la emisión de la resolución respectiva para determinar si es procedente el registro.
  • MALA FE COMO CAUSAL DE NULIDAD Y NULIDAD POR USO PREVIO
    El artículo 151 de la Ley de la Propiedad Industrial, establece las causales en las que puede solicitarse o decretarse la nulidad de una marca.

    Como se explicó en líneas anteriores, no podrán ser registradas como marcas aquellas que se ingresen de mala fe; aunado a ello, con las reformas elaboradas se agregó la causal de nulidad por MALA FE, por lo que ahora será posibles anular un registro marcario haya sido obtenido de mala fe; acción que puede ser ejercitada en cualquier tiempo. Finalmente, es pertinente señalar que en lo que respecta a la causal de nulidad de uso previo en México o en el extranjero, el plazo para poder ejercerla se extendió hasta los 5 años, plazo que comenzará a computarse a partir de que la marca registrada fue publicada en la Gaceta. Para las marcas concedidas y presentadas antes del 10 de agosto de 2018, estas serán evaluadas conforme a la legislación aplicable al momento de su presentación. La comprobación de uso de dichas marcas, deberá realizarse al momento de presentar la renovación de la marca. A partir de la entrada en vigor de la reforma, los solicitantes deberán señalar específicamente, los productos y servicios a los que se aplicará la marca. Asimismo, cualquier tipo de notificación de oficios relativa a signos distintivos será realizado por la Gaceta del Instituto o en línea, por lo que será importante que se brinde el debido seguimiento a las solicitudes de registro y trámites que se presenten ante el IMPI. En caso contrario se corre el riesgo de perder los trámites y derechos concedidos. Como se observa de forma general, fueron reformas importantes a la Ley de la Propiedad Industrial que deberán darse seguimiento para la debida protección y conservación de los derechos de los nuevos registros y trámites a presentar ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, lo cual obliga a las empresas y empresarios que son titulares de Derechos de Propiedad Industrial a estar mas pendientes y establecer estrategias de protección sobre sus Invenciones y Signos Distintivos.

Colaboración: RAMÍREZ PALOS & CARDOM IP

Fecha de publicación: 3/12/2018

C O L A B O R A C I O N
P U B L I C I D A D
 
     
  © Asociación Mexicana de Ventanas y Cerramientos, A.C. | contacto@amevec.mx Síguenos en: Follow Amevec on Twitter